Può un’opera del disegno industriale (per cui sia scaduta una registrazione di modello o che non sia mai stata oggetto di registrata design registrato, che è un’esclusiva limitata nel tempo (massimo di 25 anni) avvalersi della tutela di diritto d’autore e quindi vantare diritti esclusivi anche dopo il periodo di protezione garantito dalla registrazione del modello? Certo che sì, risponde la Direttiva CE n. 71 del 1998. Sennonché, l’art. 17 della Direttiva precisa che “Ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali [la tutela per diritto d’autore] è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere”. Il legislatore italiano ha  modellato l’estensione della tutela del diritto d’autore alle opere di design usando particolare riguardo verso i soggetti terzi che, prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2001 di attuazione della direttiva, avessero operato investimenti volti allo sfruttamento dei disegni e modelli allora considerati in pubblico dominio. La prima versione dell’art. 239 CPI statuiva infatti che “Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”. Quindi, chi aveva operato investimenti per lo sfruttamento dei disegni ormai scaduti poteva continuare ad ammortizzare gli stessi per un periodo ritenuto equo di dieci anni. Successivamente il decreto legge n. 10 del 2007 aveva ulteriormente sbilanciato l’applicazione della protezione per diritto d’autore a favore dei terzi: per effetto delle modifiche all’art. 239 CPI la protezione per diritto d’autore veniva infatti negata tout court (senza più la limitazine dei dieci anni a partire dal 19 aprile 2001, ai disegni o modelli che “anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 95 erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”. La norma è stata oggetto di critiche  in quanto l’esenzione prevista era tanto ampia da vanificare la tutela accordata ai titolari dei diritti sulle opere dell’industrial design (tanto che l’Italia è stata destinataria di due procedure di infrazione da parte della UE per mancato adeguamento alla Direttiva). La norma ha interessato da vicino il caso recentemente deciso dalla Corte di Giustizia UE, sentenza C-168/09, protagoniste le “italianissime” Flos SpA e Semeraro Casa e Famiglia SpA. In breve, Flos aveva proposto un’azione innanzi al Tribunale di Milano dopo che Semeraro aveva fatto importare dalla Cina un modello di lampada denominato”Fluida”, imitazione della lampada “Arco” di Flos. Nell’ambito del giudizio di merito, il Tribunale di Milano ha posto alla Corte UE la questione se il riguardo che il legislatore italiano ha usato nei confronti dei terzi “copiatori” nell’attuare la Direttiva 98/71 sia da considerarsi in linea con il diritto comunitario. La Corte UE ha risposto che (i) gli Stati membri non possono negare l’accesso alla tutela per diritto d’autore alle opere di design che presentano i requisiti per l’ottenimento di detta tutela ai sensi della legge sul diritto d’autore, a prescindere dal momento in cui questi sono diventati di pubblico dominio (ii) anche se imposto dal bilanciamento tra il legittimo affidamento dei terzi e gli interessi dei titolari di diritti d’autore, il periodo di moratoria non può durare dieci anni. Un periodo più breve sarebbe senz’altro sufficiente. Inoltre, sottrarre 10 anni dai 70 dopo la morte dell’autore significa incidere pesantemente sulla protezione di diritto d’autore. Tra l’altro, al punto 32 della sentenza la Corte Ue precisa che ai sensi dell’articolo 17 della Direttiva UE 98/71 solo un disegno o modello che sia stato oggetto dir registrazione in uno Stato membro può beneficiare della tutela per diritto d’autore vigente in detto Stato membro. Si tratta di un’espressione poco felice da parte della Corte UE che potrebbe (malauguratamente) prestarsi ad essere interpretata come l’espressione di un principio generale. Infatti, non può certo sostenersi che per il solo fatto che l’art. 17 della Direttiva si riferisce a disegni e modelli registrati, solo a questi possa essere garantita la tutela autoristica. A conferma di ciò stanno (i) l’art. 2 n. 10 della legge 633 del 1941 sul diritto d’autore, che estende la protezione autoristica in generale “alle opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo” (ii) l’art. 239 CPI, recentemente rifo riformato dal d. lgs. 131 del 2010 (che lo ha allineato alle conclusioni dell’avvocato generale della Corte nel giudizio Flos, che ha anticipato la decisione della Corte); la nuovo formulazione estende la protezione per diritto d’autore alle “opere del disegno industriale” e non si limita ai soli disegni e modelli registrati (iii) la stessa Corte UE, che al punto 34 della sentenza Flos precisa che “non si può escludere che la protezione del diritto d’autore per le opere che possono costituire disegni e modelli non registrati possa risultare da altre direttive in materia di diritto d’autore e, in particolare, dalla Direttiva 2001/29.