Lo scorso 4 dicembre, il Tribunale di Venezia ha emesso una rilevante decisione in merito alla ripartizione delle competenze tra i giudici nazionali e il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) nelle azioni di contraffazione relative ai brevetti europei non opted-out ai sensi dell’articolo 83 dell’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (Accordo UPC), affermando in sostanza che per tali brevetti l’UPC ha competenza esclusiva anche durante il periodo transitorio. Tale sentenza rappresenta la prima occasione in cui un tribunale italiano si è pronunciato sul tema, con importanti riflessi pratici.
La giurisprudenza della Corte d’Appello dell’UPC sul riparto di competenze tra il giudice nazionale e l’UPC nelle cause relative ai brevetti europei non opted-out
Fino alla pronuncia in oggetto, l’art. 83 dell’Accordo UPC – che disciplina il periodo transitorio di 7 anni dall’entrata in vigore dell’accordo – era stato dai più interpretato nel senso di consentire all’attore la scelta tra il giudice nazionale e l’UPC, nelle cause di contraffazione o di nullità di brevetti europei non unitari per i quali non sia stato esercitato l’opt-out. Questa interpretazione si basa in particolare sul primo comma dell’art. 83 il quale stabilisce che durante il periodo transitorio è ancora possibile avviare azioni di nullità o di contraffazione dinnanzi alle corti nazionali o ad altre autorità nazionali competenti.
Il tema è stato discusso anche davanti all’UPC nel caso XSYS Germany GmbH et al. (“XSYS”) c. Esko-Graphics Imaging GmbH (“ESKO”) (UPC_CFI_483/2024) in cui la Corte d’Appello dell’UPC si è espressa accogliendo la tesi della competenza concorrente tra l’UPC e i tribunali nazionali per i brevetti europei classici non opted-out. Il caso riguardava un’azione di contraffazione del brevetto di ESKO da parte di XSYS promossa dinanzi alla Divisione Locale di Monaco e relativa a violazioni che avevano avuto luogo sia prima che dopo l’entrata in vigore dell’Accordo UPC, nonché sia prima che dopo la revoca dell’opt-out del brevetto in questione. Anche nell’ambito di tale procedimento la convenuta aveva eccepito l’incompetenza, sostenendo che l’UPC non potesse decidere né sulle violazioni verificatesi prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, né su quelle che avevano avuto luogo dopo detta entrata in vigore, ma prima che venisse revocato l’opt-out. Anche in questo caso, confermando la decisione di primo grado, la Corte d’Appello dell’UPC (UPC_CoA_156/2025), con ordinanza del 2 giugno 2025, ha affermato il principio secondo cui durante il periodo transitorio disciplinato dall’art. 83, nel caso in cui il brevetto non sia stato opted-out, la competenza esclusiva dell’UPC è limitata dalla competenza concorrente delle corti nazionali degli Stati contraenti, nonché dalla possibilità per i titolari dei brevetti, a determinate condizioni, di esercitare l’opt-out e di revocarlo in qualsiasi momento.
La decisione del Tribunale di Venezia
Nella controversia sottoposta al Tribunale di Venezia, parte attrice ha promosso un’azione di contraffazione del proprio brevetto europeo non unitario, e non opted-out, EP 1605113 (EP’113), oltre che del brevetto italiano IT 1350609, ai nostri fini irrilevante. Nonostante parte convenuta non avesse sollevato alcuna eccezione in proposito, il Tribunale di Venezia ha rilevato d’ufficio la questione di incompetenza.
Mentre parte convenuta non ha preso alcuna posizione sul punto, parte attrice si è difesa sostenendo la tesi, anche accolta dalla giurisprudenza UPC sopra richiamata, secondo cui la competenza esclusiva dell’UPC per i brevetti europei classici non opted-out si attuerebbe solo alla conclusione del periodo transitorio.
Il Tribunale di Venezia ha rigettato la tesi di parte attrice ed ha negato la propria competenza. Ha innanzitutto evidenziato che, per le controversie relative ai brevetti europei non unitari, la regola generale per stabilire la competenza è disciplinata dall’art. 32 dell’Accordo UPC che stabilisce che essa spetti in via esclusiva all’UPC. La possibilità di instaurare un procedimento dinnanzi ai giudici nazionali durante il periodo transitorio sarebbe, invece, condizionata dal terzo comma dell’art. 83 dell’Accordo, secondo cui i titolari o richiedenti di brevetti europei avrebbero la possibilità di sottrarsi alla competenza esclusiva dell’UPC solo esercitando l’opt-out.
Secondo il Tribunale di Venezia, da una lettura combinata delle due disposizioni sopra richiamate dovrebbe dedursi che, salvo espressa rinuncia da parte del titolare, le cause relative a brevetti europei non unitari sono di competenza esclusiva dell’UPC. Il dato testuale rilevante sarebbe la frase “shall have the possibility to opt out from the exclusive competence of the Court”: questo inciso presuppone che l’opt-out sia realizzato rispetto ad una competenza della Corte che è esclusiva, e non concorrente con la competenza dei giudizi nazionali.
Inoltre, secondo il giudice veneziano, se si ammettesse la tesi sostenuta da parte attrice, secondo cui, durante il periodo transitorio, il titolare del brevetto può scegliere se adire l’UPC o un giudice nazionale, ciò determinerebbe incertezze e discrasie. Il sistema come delineato dal terzo comma dell’art. 83 permette invece di stabilire in maniera univoca che, in via di principio, durante il periodo transitorio, la competenza a decidere è sempre dell’UPC, salvo che il titolare del titolo brevettuale azionato abbia esercitato l’opt-out, reso conoscibile mediante consultazione del registro UPC.
La sentenza del Tribunale di Venezia in oggetto è stata successivamente appellata da parte attrice e, pertanto, non rimane che attendere di vedere quale sarà la tesi che la Corte d’Appello di Venezia deciderà di seguire.
