In data 1 dicembre 2011 la Corte di Giustizia UE ha deciso i due rinvii pregiudiziali sub C-446/09 (Philips) e C‑495/09 (Nokia). Uno riguardava un procedimento instaurato da Nokia nei confronti dell’Autorità doganale inglese la quale, nel luglio del 2008, aveva ispezionato un carico di telefoni cellulari provenienti da Hong Kong (Cina) e diretti in Colombia, su cui era apposto un segno identico ad un marchio comunitario di Nokia. Nokia – informata della circostanza in quanto intestataria di una domanda di intervento ai sensi dell’art. 8 Regolamento 1383/03 ed effettuate le verifiche su alcuni campioni dei prodotti ispezionati – aveva verificato che si trattava effettivamente di copie contraffatte e richiesto all’autorità doganale di procedere al blocco delle merci. L’autorità doganale aveva risposto a Nokia che, essendo il carico diretto in Colombia, non esistevano prove che esso sarebbe stato dirottato sul mercato dell’Unione e – pertanto – le merci non potevano ritenersi contraffatte ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a), i), del regolamento n. 1383/2003, a tal fine occorrendo la prova che esse sarebbero state dirottate sul mercato dell’Unione. A seguito di azione promossa da Nokia contro le dogane inglesi, la Court of Appeal poneva la questione se si sia in presenza di “merci contraffatte” ai sensi del Regolamento 1383/03 qualora non vi siano elementi idonei a provare che tali merci saranno immesse in commercio nella Comunità europea. Nel rinvio parallelo, Philips aveva chiesto e ottenuto dall’autorità doganale olandese di bloccare un carico di rasoi elettrici provenienti dalla Cina in violazione di diritti per disegni e modelli registrati di Philips, per il quale però non erano state fornite indicazioni circa il Paese di destinazione. A seguito del sequestro, Philips aveva adito il tribunale olandese al fine di ottenere declaratoria di contraffazione e conseguente risarcimento del danno nei confronti del produttore e dell’importatore dei rasoi contraffattivi. Sosteneva Philips che, in assenza di indicazioni precise sulla destinazione delle merci, occorreva applicarsi una presunzione secondo cui dette merci – trattenute in regime sospensivo di transito in uno Stato membro – dovessero considerarsi prodotte e/o destinate a quello Stato membro e – pertanto – contraffatte ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 1383 e quindi in violazione di diritti di proprietà intellettuale validi nel territorio dell’Unione. La Corte ha rilevato che affinché merci assoggettate ad un regime doganale sospensivo (qual è il caso del transito esterno verso Paesi non UE o il caso in cui non sia indicata la destinazione) vengano considerate in violazione di diritti di proprietà intellettuale nell’Unione, è necessario fornire la prova che prima o durante l’assoggettamento ad un regime sospensivo nel territorio doganale dell’Unione, le merci formino/abbiano formato oggetto di un atto commerciale/pubblicità diretto verso i consumatori dell’Unione. Tuttavia, il blocco doganale provvisorio non può essere subordinato alla prova che dette merci hanno già formato oggetto di una vendita a consumatori dell’Unione o di una messa in vendita o di una pubblicità diretta verso questi ultimi, salvo ridurre l’effetto utile dei regolamenti nn. 3295/94 e 1383/2003. Le autorità doganali possono pertanto disporre il blocco della merce anche in presenza di elementi – quali  la destinazione delle merci non sia dichiarata, mentre il regime sospensivo richiesto esige una siffatta dichiarazione, l’assenza di informazioni precise o affidabili circa l’identità o l’indirizzo del produttore o dello speditore delle merci, una mancanza di cooperazione con le autorità doganali – che nel caso concreto siano idonei a far ritenere un rischio di sviamento delle merci usurpative verso consumatori dell’Unione. Diversamente – con una motivazione che ha già fatto discutere – nel rinvio Philips la Corte ha ritenuto che qualora a seguito del blocco doganale sia iniziata un’azione giudiziaria volta ad accertare l’effettiva violazione dei diritti di proprietà intellettuale – l’autorità giurisdizionale non possa esimersi da un accertamento pieno circa l’effettiva commercializzazione delle merci contraffatte, e che detta circostanza non può essere accertata per mezzo di presunzioni derivanti dalla presenza di indicazioni dell’effettiva destinazione non precise o fornite in modo fuorviante, occorrendo invece una prova piena. Si tratta di una motivazione destinata a far discutere. A parte l’approccio “pilatesco” adottato dalla Corte – che per l’ipotesi in cui le merci contraffatte provenienti da Paesi terzi siano effettivamente destinati a Paesi non UE (ove pure, nella maggioranza dei casi, si pongono problemi di tutela di diritti IP) si affida al lentissimo processo di cooperazione internazionale in seno agli Accordi TRIPs – la questione più stringente riguarda l’effettività delle disposizioni contenute nel Regolamento CE 1383/03 nel caso in cui i beni siano sviati verso il territorio dell’Unione. All’atto pratico, dette disposizioni rischiano di essere poste nel vuoto, vista la difficoltà – per il titolare del diritto che decida di “consolidare” il blocco doganale instaurando un’azione giudiziaria – di reperire una prova piena di  un effettivo atto di commercializzazione/sviamento delle merci contraffatte verso i consumatori UE, soprattutto in casi in cui i soggetti coinvolti pongono in essere atti dissimulatori, condotta tipica quando il fenomeno contraffattivo assume i caratteri della pirateria.

In data 1 dicembre 2011 la Corte di Giustizia UE ha deciso i due rinvii pregiudiziali sub C-446/09 (Philips) e C‑495/09 (Nokia). Uno riguardava un procedimento instaurato da Nokia nei confronti dell’Autorità doganale inglese la quale, nel luglio del 2008, aveva ispezionato un carico di telefoni cellulari provenienti da Hong Kong (Cina) e diretti in Colombia, su cui era apposto un segno identico ad un marchio comunitario di Nokia. Nokia – informata della circostanza in quanto intestataria di una domanda di intervento ai sensi dell’art. 8 Regolamento 1383/03 ed effettuate le verifiche su alcuni campioni dei prodotti ispezionati – aveva verificato che si trattava effettivamente di copie contraffatte e richiesto all’autorità doganale di procedere al blocco delle merci.