Il nuovo sistema

Per quanto riguarda la procedura di esame, nulla cambia rispetto al sistema del brevetto europeo. Tuttavia, i titolari dei brevetti hanno adesso la possibilità di scegliere se ottenere il nuovo brevetto unitario o se invece convalidare il brevetto a livello nazionale nei singoli Stati di interesse.

Questa scelta riguarda solo gli Stati membri dell’UE che partecipano al sistema del brevetto unitario. Per tutti gli altri Stati membri della Convenzione sul Brevetto Europeo (“C.B.E.”), tra cui, ad esempio, gli Stati non appartenenti all’UE come Regno Unito, Svizzera e Turchia, nonché gli Stati membri dell’UE che non hanno aderito al brevetto unitario, come Spagna, Polonia e Croazia, la possibilità di convalida nazionale rimane disponibile senza alcun cambiamento, indipendentemente dal fatto che, per gli Stati membri dell’UE che partecipano al brevetto unitario, si opti per un brevetto unitario o per un “fascio di brevetti” europei tradizionale.

Ciò significa che i titolari possono, ad esempio, ottenere un brevetto unitario con effetti in tutti i paesi aderenti al sistema e, parallelamente, procedere a convalide nazionali negli altri paesi.

L’introduzione del brevetto unitario è stata accompagnata dall’istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti (“UPC”), un tribunale sovranazionale che ha competenza esclusiva per le azioni relative ai brevetti unitari. La competenza dell’UPC si estende inoltre ai brevetti europei esistenti e futuri negli Stati membri dell’UE che partecipano al nuovo sistema (cfr. anche sez. “Opt-Out”).

Le controversie davanti all’UPC offrono notevoli vantaggi per i titolari di brevetti, primo tra tutti la possibilità di avvalersi di un unico procedimento centralizzato per accertare la contraffazione ed ottenere provvedimenti (tra cui la cessazione delle attività contraffattive) estesi a tutti i paesi membri. Parallelamente, il titolare è esposto al rischio di un annullamento centralizzato del brevetto unitario (o del “fascio” di porzioni nazionali del brevetto europeo).

Il Tribunale Unificato dei Brevetti è composto da un Tribunale di primo grado con una divisione centrale e varie divisioni locali o regionali collocate nei diversi Stati membri dell’UE aderenti all’Accordo UPC, e da una Corte d’Appello situata in Lussemburgo.

I titolari di brevetti hanno ampia libertà nel decidere di fronte a quale divisione locale avviare il procedimento di contraffazione nei confronti del proprio concorrente. I collegi giudicanti sono composti da giudici di diverse nazionalità. Tale contesto richiede team difensivi altamente sofisticati, in grado di operare in maniera efficace e tempestiva.

La vocazione internazionale che da sempre caratterizza l’attività di Trevisan & Cuonzo, i cui avvocati hanno decenni di esperienza nella gestione e nel coordinamento del contenzioso brevettuale internazionale, è un asset ancor più essenziale nel nuovo sistema.

Ognuno degli Stati aderenti all’Accordo UPC ha istituito una divisione locale nel proprio territorio (quella Italiana si trova a Milano), con l’eccezione della Germania che ne ha istituite quattro e della Bulgaria, del Lussemburgo e di Malta, che non ne hanno istituita alcuna. A Stoccolma è stata invece istituita un’unica divisione regionale, la divisione regionale nordico-baltica, competente per Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania.

La divisione centrale si trova a Parigi, con una sede ulteriore a Monaco. Una terza sede, che doveva collocarsi a Londra (prima di Brexit), sarà istituita a Milano e dovrebbe essere operativa dal giugno 2024.

I giudizi dinanzi all’UPC sono disciplinati da regole di procedura adottate dal Tribunale (le c.d. “Rules of Procedure”, previste dall’Art. 41 dell’Accordo UPC ed emanate in data 1 settembre 2022). Il giudizio si articola essenzialmente in:

• una prima fase scritta, basata sullo scambio di memorie tra le parti. Il convenuto ha tre mesi di tempo per depositare la propria comparsa di risposta e soltanto un mese per sollevare eventuali obiezioni preliminari.
• una seconda fase intermedia, diretta dal giudice relatore. Durante questa fase, finalizzata alla preparazione della fase finale orale, il giudice relatore può ad esempio ordinare alle parti di fornire ulteriori chiarimenti su punti specifici, produrre prove o depositare documenti specifici. Ove lo ritenga opportuno, il Giudice relatore può anche cercare di provocare la conciliazione tra le parti. 
• una terza fase finale orale, che comprende l’audizione dei testimoni ed una udienza di discussione orale diretta dal presidente del collegio, finalizzata alla decisione della causa. Detta udienza orale dovrebbe essere svolta integralmente nell’arco di una giornata.

Come detto, il Tribunale Unificato dei Brevetti è competente anche per i brevetti europei tradizionali negli Stati membri dell'UE che partecipano all'UPC.

Nello specifico, con l’entrata in funzione dell’UPC il 1° giugno 2023 è iniziato un periodo transitorio di 7 anni (estendibile fino ad un massimo di 14 anni) durante il quale l’UPC e i tribunali nazionali hanno una “competenza condivisa” sui brevetti europei tradizionali. Ciò significa che i titolari di brevetti europei tradizionali possono scegliere di azionare tali brevetti con un’unica azione, davanti all'UPC, o individualmente, davanti ai rispettivi tribunali nazionali.

Allo stesso modo, le controparti possono scegliere se contestare la validità o la contraffazione di tali brevetti a livello centrale, davanti all'UPC, oppure davanti ai tribunali nazionali. Alla scadenza del periodo transitorio, l'UPC avrà competenza esclusiva anche per i brevetti europei tradizionali, in tutti gli Stati membri dell'UE partecipanti all’Accordo.

I brevetti europei tradizionali possono tuttavia essere esclusi dalla competenza dell'UPC, in modo che solo i tribunali nazionali, ma non l'UPC, abbiano giurisdizione su questi brevetti, il che ripristina di fatto la situazione giuridica precedente all'introduzione dell'UPC. Tale opt-out non è possibile per i brevetti unitari.

L'opt-out può essere presentato solo per tutte le designazioni nazionali del brevetto europeo e per tutti i certificati complementari di protezione (CPC) correlati, oppure per una domanda di brevetto europeo in corso di esame. Ai fini della presentazione dell’opt-out, occorre che non sia stata ancora avviata alcuna azione davanti all'UPC relativa al brevetto (o a qualsiasi CPC correlato) in oggetto.

Per essere valido, l’opt-out deve essere presentato a nome di tutti i titolari del brevetto o di tutti i richiedenti.

Un opt-out può anche essere revocato, in modo che il corrispondente brevetto europeo tradizionale (compresi eventuali CPC correlati) possa essere azionato davanti all’UPC. Tale revoca dell’opt-out è possibile solo se non è ancora stata avviata alcuna azione relativa al brevetto presso un tribunale nazionale. Inoltre, la revoca di un opt-out è definitiva, vale a dire che non sarà possibile depositare un ulteriore opt-out per lo stesso brevetto.

Di fronte a questo cambio di paradigma, è fondamentale per le aziende dotarsi al più presto di una strategia brevettuale che tenga conto del mutato panorama legale, massimizzi le possibilità di sfruttamento del proprio portafoglio brevettuale, evitando, ove necessario, i rischi connessi alla possibilità di azioni di nullità centralizzate aventi ad oggetto brevetti core per l’azienda.

Nell’immediato, per orientarsi tra opt-out e protezione unitaria, è di essenziale importanza condurre un’analisi dettagliata e granulare del proprio portafoglio, in modo da selezionare la strategia più adatta caso per caso.

Altrettanto cruciale è l’assistenza giudiziale. Il contenzioso UPC è infatti molto complesso, in ragione della dimensione internazionale dello stesso, dei tempi fortemente compressi che si avranno a disposizione e dell’accresciuta rilevanza economica dei casi trattati.

La rilevanza strategica del contenzioso brevettuale per le aziende italiane è dunque destinata ad aumentare, con rischi crescenti, ma anche crescenti opportunità. È dunque fondamentale per le aziende italiane disporre di team consolidati, con notevoli abilità linguistiche, di grande esperienza nella gestione del contenzioso brevettuale cross-border e di grandi dimensioni, in grado di assicurare risultati nei tempi stretti che sono imposti dal nuovo sistema.

Il contenzioso UPC non ammette errori. Trevisan & Cuonzo ha l’esperienza, la dimensione, l’energia, le competenze linguistiche e tecniche per aiutarti a vincere i tuoi casi davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti.