Il nuovo sistema

L’entrata in vigore dell’Accordo istitutivo dell’UPC (“Accordo UPC”) è prevista per il 1° giugno 2023.
Come illustrato meglio nella sezione “Opt-out”, nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore (il c.d. “sunrise period”, dal 1° marzo al 31 maggio 2023) i titolari di brevetti e di domande di brevetto potranno decidere se aderire o meno al nuovo sistema.

Per quanto riguarda la procedura di esame, nulla cambierà rispetto all’attuale sistema del brevetto europeo. Tuttavia, una volta entrato in vigore l’Accordo UPC, i titolari dei brevetti potranno scegliere se ottenere il nuovo brevetto unitario o se invece convalidare il brevetto a livello nazionale nei singoli Stati di interesse.

Questa scelta riguarderà solo gli Stati membri dell’UE che partecipano al sistema del brevetto unitario. Per tutti gli altri Stati membri della Convenzione sul Brevetto Europeo (“C.B.E.”), tra cui, ad esempio, gli Stati non appartenenti all’UE come Regno Unito, Svizzera e Turchia, nonché gli Stati membri dell’UE che non hanno aderito al brevetto unitario, come Spagna, Polonia e Croazia, la possibilità di convalida nazionale rimarrà disponibile senza alcun cambiamento, indipendentemente dal fatto che, per gli Stati membri dell’UE che partecipano al brevetto unitario, si opti per un brevetto unitario o per un “fascio di brevetti” europei tradizionale.

Ciò significa che i titolari potranno, ad esempio, ottenere un brevetto unitario con effetti in tutti i paesi aderenti al sistema e, parallelamente, procedere a convalide nazionali negli altri paesi.

L’introduzione del brevetto unitario sarà accompagnata dall’istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti (“UPC”), un tribunale sovranazionale che avrà competenza esclusiva per le azioni relative ai brevetti unitari. La competenza dell’UPC si estenderà poi anche ai brevetti europei esistenti e futuri negli Stati membri dell’UE che parteciperanno al nuovo sistema (cfr. anche sez. “Opt-Out”).

Le controversie davanti all’UPC offriranno notevoli vantaggi per i titolari di brevetti, primo tra tutti la possibilità di avvalersi di un unico procedimento centralizzato per accertare la contraffazione ed ottenere provvedimenti (primo fra tutti, il blocco delle attività contraffattive) estesi a tutti i paesi membri. Parallelamente, si sarà esposti al rischio di un annullamento centralizzato del brevetto unitario (o del “fascio” di porzioni nazionali del brevetto europeo).

Il Tribunale Unificato dei Brevetti sarà composto da un Tribunale di primo grado con una divisione centrale e varie divisioni locali o regionali collocate nei diversi Stati membri dell’UE aderenti all’Accordo UPC, con una Corte d’Appello situata in Lussemburgo.

I titolari di brevetti avranno ampia libertà nel decidere di fronte a quale divisione locale avviare il procedimento di contraffazione nei confronti del proprio concorrente. I collegi giudicanti saranno composti da giudici di diverse nazionalità ed i team difensivi dovranno essere in grado di operare in tale contesto.

La vocazione internazionale che da sempre caratterizza l’attività di Trevisan & Cuonzo, i cui avvocati hanno decenni di esperienza nella gestione e nel coordinamento del contenzioso brevettuale internazionale, sarà un asset ancor più essenziale nel nuovo sistema.

Attualmente, ognuno degli stati aderenti all’Accordo UPC ha annunciato l’istituzione di una divisione locale nel proprio territorio (quella Italiana si troverà a Milano), con l’eccezione della Germania che ne istituirà quattro e della Bulgaria, del Lussemburgo e di Malta, che non ne istituiranno alcuna. A Stoccolma sarà istituita invece un’unica divisione regionale, la divisione regionale nordico-baltica, per Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania.

La divisione centrale si troverà a Parigi, con una sede ulteriore a Monaco. La sorte della terza sede della divisione centrale, che doveva collocarsi a Londra (prima di Brexit), è attualmente oggetto di negoziazioni intergovernative in seno al Comitato Amministrativo dell’UPC.

I procedimenti dinanzi all’UPC sono disciplinati da regole di procedura adottate dalla Corte (le c.d. “Rules of Procedure”, previste dall’Art. 41 dell’Accordo UPC ed emanate in data 1 settembre 2022). Nella sua essenza, il processo si articolerà in:

• una prima fase scritta, basata sullo scambio di memorie tra le parti. Il convenuto avrà tre mesi per depositare la propria comparsa di risposta e soltanto un mese per sollevare obiezioni preliminari.
• una seconda fase intermedia, diretta dal giudice relatore. Durante questa fase, finalizzata alla preparazione della fase finale orale, il giudice relatore può ad esempio ordinare alle parti di fornire ulteriori chiarimenti su punti specifici, produrre prove o depositare documenti specifici. Ove lo ritenga opportuno, il Giudice relatore potrà anche cercare di provocare la conciliazione tra le parti.  
• una terza fase finale orale, che comprenderà l'audizione dei testimoni ed una udienza di discussione orale diretta dal presidente del collegio, finalizzata alla decisione della causa. Detta udienza orale dovrebbe essere svolta integralmente nell’arco di una giornata.

Come detto, il Tribunale Unificato dei Brevetti sarà competente anche per i brevetti europei tradizionali negli Stati membri dell'UE che partecipano all'UPC.

Nello specifico, all’entrata in funzione dell’UPC inizierà un periodo transitorio di 7 anni (estendibile fino ad un massimo di 14 anni) durante il quale l’UPC e i tribunali nazionali avranno una “competenza condivisa” sui brevetti europei tradizionali. Ciò significa che i titolari di brevetti europei tradizionali potranno scegliere di azionare tali brevetti con un’unica azione, davanti all'UPC, o individualmente, davanti ai rispettivi tribunali nazionali.

Allo stesso modo, le controparti potranno scegliere se contestare la validità o la contraffazione di tali brevetti a livello centrale, davanti all'UPC, oppure davanti ai tribunali nazionali. Alla scadenza del periodo transitorio, l'UPC avrà competenza esclusiva anche per i brevetti europei tradizionali, in tutti gli Stati membri dell'UE partecipanti all’Accordo.

I brevetti europei tradizionali possono tuttavia essere esclusi dalla competenza dell'UPC, in modo che solo i tribunali nazionali, ma non l'UPC, abbiano giurisdizione su questi brevetti, il che ripristina di fatto la situazione giuridica precedente all'introduzione dell'UPC. Tale opt-out non è possibile per i brevetti unitari.

L'opt-out può essere presentato solo per tutte le designazioni nazionali del brevetto europeo e per tutti i certificati complementari di protezione (CPC) correlati, oppure per una domanda di brevetto europeo in corso di esame. Ai fini della presentazione dell’opt-out, occorre che non sia stata ancora avviata alcuna azione davanti all'UPC relativa al brevetto (o a qualsiasi CPC associato) oggetto di opt-out.

Per essere valido, l’opt-out deve essere presentato a nome di tutti i titolari del brevetto o di tutti i richiedenti. Sarà dunque necessario assicurarsi le necessarie autorizzazione per tempo, ove si voglia evitare la giurisdizione dell’UPC all’avvio del nuovo sistema.

Un opt-out può anche essere revocato, in modo che il corrispondente brevetto europeo tradizionale (compresi eventuali CPC correlati) possa essere azionato davanti all’UPC. Tale revoca dell’opt-out è possibile solo se non è ancora stata avviata alcuna azione relativa al brevetto presso un tribunale nazionale. Inoltre, la revoca di un opt-out è definitiva, vale a dire che non sarà possibile depositare un secondo opt-out per lo stesso brevetto.

Di fronte a questo imminente cambio di paradigma, sarà fondamentale per le aziende farsi trovare pronte, dotandosi al più presto di una strategia brevettuale che tenga conto del mutato panorama legale, massimizzi le possibilità di sfruttamento del proprio portafoglio brevettuale, evitando, ove necessario, i rischi connessi alla possibilità di azioni di nullità centralizzate aventi ad oggetto brevetti core per l’azienda.

Nell’immediato, per orientarsi tra opt-out e protezione unitaria, sarà di essenziale importanza condurre un’analisi dettagliata e granulare del proprio portafoglio, in modo da selezionare la strategia più adatta caso per caso.

Altrettanto cruciale sarà l’assistenza giudiziale. Il contenzioso UPC sarà infatti molto complesso, in ragione della dimensione internazionale dello stesso, dei tempi fortemente compressi che si avranno a disposizione e dell’accresciuta rilevanza economica dei casi trattati.

La rilevanza strategica del contenzioso brevettuale per le aziende italiane è dunque destinata ad aumentare, con rischi crescenti, ma anche crescenti opportunità. Sarà dunque fondamentale per le aziende italiane disporre di team consolidati, con notevoli abilità linguistiche, di grande esperienza nella gestione del contenzioso brevettuale cross-border e di grandi dimensioni, in grado di assicurare risultati nei tempi stretti che saranno imposti dal nuovo sistema.

Il contenzioso UPC non ammetterà errori. Trevisan & Cuonzo ha l’esperienza, la dimensione, l’energia, le competenze linguistiche e tecniche per aiutarti a vincere i tuoi casi davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti.